In dieser Folge sprechen Lukas Fleischer und Michael Stadler wieder über die Entscheidung G 1/93 der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts aus dem Jahr 1994. In dieser zweiten und abschließenden Folge werden die Leitsätze und die Auflösung des Ausgangsfalles behandelt. Die Große Beschwerdekammer stellte fest, dass die Voraussetzungen der Offenbarungsüberschreitung gemäß Art 123 (2) EPÜ und der Schutzbereichserweiterung gemäß Art 123 (3) EPÜ unabhängig voneinander zu prüfen sind und beiden die gleiche Wertigkeit zukommt. Zuvor teilweise inhaberfreundliche Rechtsprechungslinien, die eine Sanierung eines solchen Problems erlaubt haben, wurden damit verworfen. Weiters wurde zwar festgehalten, dass es grundsätzlich möglich wäre, Merkmale ohne technischen Beitrag aus dem Anspruch zu entfernen, jedoch wurde nicht definiert, was unter "ohne technischen Beitrag" konkret zu verstehen ist. Die Rechtsprechung hat sich dahingehend entwickelt, dass Merkmale, die in irgendeiner Art geeignet sind, den Schutzbereich einzuschränken, in der Regel als technisch angesehen werden. Zusammenfassung: Die gegenständliche Entscheidung bildet die Grundlage für die sogenannte "unentrinnbare Falle" zwischen Art 123 (2) und 123 (3) EPÜ, da sie klarstellt, dass ein im Anspruch eines erteilten Patents befindliches technisches Merkmal, wie eben das Merkmal "schlierenfrei", das aber nicht ursprungsoffenbart war, nicht einfach aus dem Anspruch gestrichen werden kann, da dies eben eine Schutzbereichserweiterung darstellt. Es wäre lediglich möglich, das fragliche Merkmal durch ein ursprungsoffenbartes, engeres Merkmal zu ersetzen. Ist dies jedoch nicht möglich, kann das Patent nicht mehr gerettet werden. Im vorliegenden Fall wurde nach der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer von der Vorinstanz einerseits festgestellt, dass es nicht möglich war das Merkmal "schlierenfrei" durch ein anderes Merkmal zu ersetzen und andererseits entschieden, dass es sich bei diesem Merkmal nicht um ein Merkmal "ohne technische Wirkung" handelt. Entsprechend wurde das Streitpatent im Ergebnis widerrufen, da es aus der im Anmeldeverfahren geschaffenen unentrinnbaren Falle nicht entkommen konnte, Leitsätze: 1. Enthält ein europäisches Patent in der erteilten Fassung Gegenstände, die im Sinne des Artikels 123 (2) EPÜ über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen und auch seinen Schutzbereich einschränken, so kann es im Einspruchsverfahren nicht unverändert aufrechterhalten werden, weil der Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ seiner Aufrechterhaltung entgegensteht. Das Patent kann auch nicht durch Streichung dieser beschränkenden Gegenstände aus den Ansprüchen geändert werden, weil eine solche Änderung den Schutzbereich erweitern würde, was nach Artikel 123 (3) EPÜ unzulässig ist. Es kann deshalb nur aufrechterhalten werden, wenn die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung eine Grundlage dafür bietet, dass diese Gegenstände ohne Verstoß gegen Artikel 123 (3) EPÜ durch andere ersetzt werden können. 2. Ein Merkmal, das in der Anmeldung ursprünglich nicht offenbart war, ihr aber während der Prüfung hinzugefügt wurde und - ohne einen technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung zu leisten - lediglich den Schutzbereich des Patents in der erteilten Fassung einschränkt, indem es den Schutz für einen Teil des Gegenstands der in der ursprünglichen Anmeldung beanspruchten Erfindung ausschließt, ist nicht als Gegenstand zu betrachten, der im Sinne des Artikels 123 (2) EPÜ über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Der Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ steht deshalb der Aufrechterhaltung eines europäischen Patents, das ein solches Merkmal enthält, nicht entgegen.
